Nach Ansicht des BGH kann auch ein einziger Liefervertrag mit einem einzelnen Kunden unter Umständen für eine ernsthafte Benutzung der Marke ausreichen, wenn der Vertrag einen nach den Verhältnissen des Markeninhabers erheblichen Umfang hat.

In der Rechtssache „Orion“ verklagte ein japanisches Elektronikunternehmen, welches den Wortteil „Orion“ im Firmennamen trägt, ein ungarisches Elektronikunternehmen, das Inhaberin der IR-Marke 211 014 „ORION“ ist. Nach Ansicht der Klägerin benutzte die Beklagte ihre Marke im Inland nicht rechtserhaltend. Die Klägerin kam zu dieser Auffasung aufgrund eines einzigen bekannten Lieferauftrags der Beklagten nach Deutschland mit dem 2.316 Fernsehgeräte in Lager Albstadt-Tailfingen und Hamburg geliefert wurden. Die Geräte wurden dann auch nicht vom dortigen Abnehmer in Deutschland weitervertrieben, sondern nach Spanien, Portugal und Griechenland verkauft. Darüber hinaus war trotz laufender sorgfältiger Marktbeobachtungen der Klägerin weder ihr noch ihrem deutschen Vertriebspartner jemals ein Erzeugnis der Beklagten unter der Kennzeichnung „ORION“ in Deutschland bekannt geworden; auch der Internetauftritt der Beklagten sei ausschließlich in Ungarisch und Englisch gehalten.

Aufgrund dessen verklagte das japanische Unternehmen die Markeninhaberin auf Einwilligung in die Schutzentziehung der IR-Marke für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland.

Anforderungen an die markenmäßige Benutzung

Nach § 26 MarkenG ist die Voraussetzung für die Aufrechterhaltung der Eintragung einer Marke davon abhängig, dass die Marke im Inland, für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, ernsthaft benutzt worden ist; es sei denn, dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen.
Eine rechtserhaltende Benutzung setzt voraus, dass die Marke verwendet wird, um für dies bezeichenten Produkte einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern. Nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung können drei rechtserhebliche Faktoren einer rechtserhaltenden Benutzung einer Marke herausgestellt werden (Fezer, MarkenG, § 26 Rn. 17 ff.):

  1. die übliche und wirtschaftlich sinnvolle Benutzung der Marke,
  2. die Benutzung als Marke im Sinne eines Herkunftshinweises hinsichtlich der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen und
  3. der Beurteilungsmaßstab des Verkehrsverständnisses aufgrund der objektiven Umstände der Benutzung der Marke auf dem Markt

Seit dem Grundsatzurteil „OTTO“ geht der BGH nunmehr von der EuGH-Formel zur rechtserhaltenden Benutzung aus, die er hinsichtlich der Benutzung einer Marke als Unternehmenskennzeichen präzisiert. Die Benutzung einer Marke wirkt nur dann rechtserhaltend, wenn sie deren Hauptfunktion entspricht, dem Verkehr die Ursprungsidentität der Ware zu garantieren, in dem sie ihm ermöglicht, diese Waren von Waren anderer Herkunft zu unterscheiden. Dazu sei ausreichend, aber auch erforderlich, dass die Marke in üblicher und wirtschaftlich sinnvoller Weise für die Ware verwendet werde, für die sie eingetragen ist („LOTTOCARD„).

Konsequenzen aus Orion

Diese Grundsätze bestätigte der BGH im Orion-Urteil. Eine ernsthafte Benutzung wird auch nicht dadurch in Frage gestellt, dass der gesamte Lieferumfang auf nur einen einzigen Auftrag entfällt. Denn liefert der Markeninhaber Waren in einem für eine ernsthafte Benutzung ausreichenden Umfang im Rahmen seiner üblichen Handelsgeschäfte in einen bestimmten Markt, so ist es für die Beurteilung der ernsthaften Benutzung unerheblich, ob das gesamte Liefervolumen auf mehrere Lieferungen oder Aufträge aufgeteilt oder auf eine Lieferung konzentriert wird (Orion, Rn. 17). Zu dem Einwand der Klägerin, die Waren wären gar nicht in Deutschland verkauft worden, äußerte sich der Senat in seinem zweiten Leitsatz:

Wird mit der Marke gekennzeichnete und für einen deutschen Empfänger bestimmte ausländische Ware auf dessen Weisung in einem deutschen Lager ausgeliefert, steht es einer rechtserhaltenden Benutzung der Marke in Deutschland nicht entgegen, dass der Empfänger die Ware nicht in Deutschland in den Handel bringt, sondern entsprechend einer schon ursprünglichen Absicht in andere Staaten ausführt, damit sie ausschließlich dort an Endverbraucher verkauft werden.

So ist es für die Frage der rechtserhaltenden Benutzung unerheblich, welche subjektiven Absichten der Kunde des Markeninhabers hat. Maßgeblich ist vielmehr, ob die zu beurteilende Verwendung der Marke objektiv geeignet ist, einen bestimmten Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern.